Uso de Marcas en Google AdWords

En líneas generales el funcionamiento del sistema de publicidad en internet por referenciación consiste en que la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave por la que el usuario obtiene unos resultados que se denominan “naturales”, que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave. Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google, se denomina adwords ), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios.

Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante ( advertising link ). El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas.

Esta cuestión ha sido abordada por diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que abordaremos de forma resumida, como antecedente lógico de lo que expondremos al analizar más adelante la jurisprudencia latinoamericana desde una perspectiva de derecho comparado.

Tomando como base las Sentencias del TJUE de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados C-‐ 236/08 -‐Google France vs. Louis Vuitton-‐, C-‐237/08 -‐Google France vs. Viaticum-‐ y C-‐238/08 -‐ Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines); 12 de julio de 2011 (C-‐ 324/09, L’Oréal SA vs. eBay International AG); y 22 de septiembre de 2011 (C-‐323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc), podemos afirmar que la regla general sería que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular.

Así se establece como premisa fundamental en el apartado 49 de la primera de las sentencias indicadas, al decir:

«De conformidad con el art. 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, si se trata de una marca comunitaria, con el art. 9, apartado 1, letra a), del Reglamento núm. 40/94 , el titular de la

marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca».

No obstante, dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio.

Es decir, se pueden utilizar marca registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando dicho uso no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica, y que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la “oficial”.

De igual manera, el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación). En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre.

En la República Argentina, la Cámara de Apelaciones ha emitido diversas resoluciones sobre el asunto, y en concreto se han dado casos de medidas cautelares relacionadas con el uso indebido de marcas como adwords por parte de un competidor del titular de la marca registrada.

En su sentencia ORGANIZACIÓN VERAZ S.A. vs. OPEN DISCOVERY S.A. s/ medidas cautelares, el referido Tribunal dispuso “que Open Discovery cesara de inmediato en el uso de las marcas “Veraz” y “Organización Veraz” (reg. n° 1.753.696 y 2.019.886), propiedad de la actora, en la publicidad que se realizaba en Internet, a través del buscador Google, hasta tanto se dictara sentencia definitiva en la acción principal.

En México el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el órgano competente para resolver los procedimientos administrativos de infracción. En su Tesis VII-‐P-‐SS-‐20, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa consideró que “(…) La persona que sin el consentimiento del titular de una marca registrada, incorpore dicho signo en un dominio en la Internet y obtenga el registro de la página web correspondiente, además de actuar contrariamente a los usos honestos en materia industrial o comercial, ya que su proceder tuvo como propósito confundir a los usuarios de la Internet, dicha conducta también constituye una competencia desleal (…)”.

Conforme a esta tesis el uso indebido en Internet de una marca, mediante su registro como nombre de dominio, ya es considerado un acto de competencia desleal, por lo que en esta misma línea, el uso de la marca de un competidor como adwords, sería un acto de competencia desleal?

Desde una perspectiva de derecho comparado, la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien Inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi en su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

En la Comunidad Andina, la Decisión 486 plantea similares problemáticas que las que resultan del Derecho Europeo en lo que respecta a la infracción de una marca por su uso como adwords por parte de un competidor. En su decisión nº 2908-‐2017/TPI-‐INDECOPI de fecha 23 de octubre de 2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI rechazó una apelación de la parte actora contra una resolución que denegaba la adopción de medidas cautelares frente a un uso supuestamente infractor de adwords por parte de un tercero. Así se establece en sus fundamentos de derecho al decir:

De la revisión conjunta de los medios probatorios presentados por el denunciante, se advierte que, si bien al ingresar la denominación LATAM en el buscador de Google se aprecian anuncios pagados que remiten a diversas paginas web, !o cual permite inferir que existe una actividad lucrativa consistente en la comercialización de la denominación LATAM como adword, no es posible concluir en este estado que se haya acreditado la verosimilitud del carácter ilegal del posible daño, ni tampoco que exista la necesidad de actuar a fin de garantizar la eficacia de !a resolución que ponga fin al procedimiento; debiéndose, por tanto, realizar en su momento un análisis exhaustivo, tomando en cuenta todos los argumentos de las partes, ello a fin de determinar si el uso y comercialización de la denominación LATAM como adword por parte de las denunciadas vulnera los derechos de la denunciante.

A modo de conclusión, consideramos que no deja de producirse un error relativo al origen de los productos o servicios cuando el enlace patrocinado por el competidor puede dar lugar a que parte del público crea que el competidor forma parte de la red comercial del titular de la marca cuando no es así. Como consecuencia de esto, el titular de la marca debe poder contar con el derecho a prohibir el uso de la palabra clave en la publicidad por parte del tercero en cuestión, no solo por el daño causado a las leales prácticas en materia comercial y mercantil, sino también por el riesgo de confusión que causa dicha actuación con el consiguiente perjuicio para el consumidor.