La Convención de Washington de 1929 y su utilización estratégica en conflictos plurinacionales de marcas en Latinoamérica

La Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 (también conocida como Convención de Washington), sigue en buena parte los lineamientos del Convenio de la Unión de París. Además de contener disposiciones de derecho internacional que regulan los derechos y obligaciones de los estados miembros, contiene normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas.

La Convención de Washington fue firmada por los Gobiernos de Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Republica Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de América, en Washington el 20 de febrero de 1929, si bien no todos ellos ratificaron el mismo tras su firma. Chile suscribió el mismo con reservas, y fue ratificado y aceptado por Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Estado Unidos[1].

Entre sus disposiciones relativas a normas sustantivas en materia de marcas, destaca el artículo 7 de esta Convención, que otorga un ius prohibendi al titular de una marca en un Estado miembro, extendiéndose a los demás Estados miembro sin necesidad de registro, en la medida que se reúnan una serie de condiciones entre las que no se exige la existencia de notoriedad o renombre, lo que lo diferencia del art. 6 bis del Convenio de la Unión de París.

El artículo 7 de la referida convención dispone lo siguiente:

“Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención”

Como puede apreciarse, una marca protegida, no necesariamente no registrada, en el país de origen del titular del derecho anterior, podrá ejercer el ius prohibendi de dicha marca, en el resto de países contratantes, en la medida en que reúna los siguientes requisitos, que resumiremos a continuación:

1. Que exista una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes;
2. Que exista una pretensión de registrar o depositar una marca sustancialmente igual a aquella o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen;
3. Que se pruebe que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se fundamenta la oposición o acción legal;
4. Que la marca anterior en el país de origen del demandante/oponente, se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase.
5. En primer lugar, como hemos señalado anteriormente, no se exige la existencia de notoriedad o renombre de la marca anterior. Tampoco se exige contar con el registro de la misma en el país de origen. La Convención desarrolla su primer requisito de manera general, remitiéndose a la norma nacional del país de origen del derecho, ya sea que confiera protección marcaria por su registro o, cuando se trate de Estados donde se reconozca el derecho preferente y exclusivo sobre la marca mediante su uso, por su mera utilización.

Con base al segundo de los requisitos, las autoridades del país donde se pretende registrar o utilizar la marca posterior neófita, deberán evaluar la posibilidad de otorgar protección al nacional o extranjero residente, en otro de los países miembros, propietario de una marca protegida su país, siempre que las marcas en liza sean idénticas o similares en riesgo de confusión, y la primera esté legalmente protegida en el Estado contratando de origen.

En tercer lugar, se exige que la persona que use la marca oponente o pretenda registrar la misma, tuviere conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca prioritaria protegida en otro país contratante.

Como podemos apreciar, la norma no exige mala fe por parte de quien indebidamente utilizare o intentare registrar una marca protegida en un país contratante. Solo exige su “conocimiento”.

A mi juicio, el registro solicitado de mala fe (es decir sin buena fe) está aludiendo a un estándar ético de conducta. Ciertamente la mala fe presupone el conocimiento del derecho de un tercero, pero exige, además, que objetivamente se considere que el registro es censurable desde la perspectiva del Ordenamiento Jurídico y que suponga un fraude actual o intencional, una voluntad de engañar a alguien u otro motivo ilegítimo. Precisamente esa intencionalidad maliciosa queda excluida por la norma, que solo exige “conocimiento” de la existencia y uso de la marca anterior, lo que evita que el titular del signo prioritario tenga que demostrar la concurrencia de factores subjetivos censurables.

Finalmente, como cuarto y último requisito, la norma exige que la marca anterior en el país de origen del oponente o demandante, sea utilizada y aplicada y continúe usándose y aplicándose al momento de interponer la acción correspondiente, a productos o mercancías de la misma clase.

De esta manera, el acervo probatorio en caso de iniciar una acción legal ya sea oposición, cancelación, o infracción de marca, en base al artículo 7 antes referido, no deberá ir encaminado a demostrar la existencia de una supuesta mala fe por parte del demandado, sino a demostrar el conocimiento de la existencia y uso de la marca por el solicitante o infractor, excluyéndose de esta manera la probatio diabólica que implica demostrar la existencia de mala fe. Asimismo, deberá demostrar la protección legal de la marca, en su país de origen, y su utilización en el mismo. La norma no exige el uso en el país en el que se está interponiendo la acción, solo en el país de origen del titular del signo anterior.

Así, el artículo 7 de la Convención está otorgando al titular de una marca en un país contratante, la posibilidad de impedir el uso o registro de una marca similar, en otro país contratante donde no tenga registrada su marca, ampliando de esta forma el alcance territorial de su protección a otros países.

Si bien la Convención de Washington permite subsanar situaciones en las que el titular de una marca en un Estado contratante detecta una marca neófita en otro Estado contratante donde no tiene legalmente protegida su marca, en la medida en que cumpla los requisitos de uso y conocimiento antes reseñados, poco más de la mitad de los países que firmaron dicha Convención la ratificaron, y su aplicación práctica, al menos en lo que al artículo 7 se refiere, es limitada.

En este sentido, no son pocas las decisiones del INAPI de Chile que rechazan la aplicación de esta norma contenida en la Convención, entre los que podemos citar diverso Fallos del INAPI, a saber, Fallo Nº 158865 del INAPI de fecha 9 de noviembre de 2012, Fallo Nº 146603 del INAPI de fecha 4 de septiembre de 2009, o Fallo nº 147403 del INAPI de fecha 13 de noviembre de 2009.

En Costa Rica, la jurisprudencia ha venido aplicando muchos de los principios contemplados en la Convención, invocándola expresamente, a pesar de que dicho país no la haya ratificado.

Colombia por su parte, es el Estado contratante donde el artículo 7 de la Convención se aplica con mayor frecuencia. Son numerosas las decisiones Superintendencia de Industria y Comercio en las que se reconocen los derechos de terceros amparados por dicha norma.

En cambio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha optado por una posición más ambigua.

En diversas interpretaciones prejudiciales, como la recaída en el Proceso 87-IP-2013, el Alto Tribunal, tras recordar la preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino, sobre los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros del Pacto Andino, e incluso sobre las Normas de Derecho Internacional, manifiesta sin embargo que en virtud del principio de complemento indispensable, los Estados podrían regular temas que no se encuentren regulados en la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. La norma contenida en el artículo 7 de la Convención, otorga un ius prohibendi que si se reúnen los requisitos exigidos va más allá del principio de territorialidad de la marca, extendiéndola a otros estados contratantes, lo que implica, como contrapartida, una excepción al principio de territorialidad del ius prohibendi marcario, y un importante complemento estratégico a tener en cuenta en conflictos de marcas a nivel plurinacional.