MEXICO: REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Con fecha 10 de agosto de 2018, ha entrado en vigor la nueva Ley de Propiedad Industrial en México, que incluye importantes cambios con el objeto de modernizar la práctica marcaria en este país, entre los cuales destacaremos los siguientes:

• SIGNOS SUSCEPTIBLES DE REGISTRO COMO MARCA

Se modifica el concepto de marca para dar lugar a la protección de marcas no tradicionales, (sonoras, olfativas, imagen de negocio o trade dress) y se añade  la figura de la “distintividad adquirida” o “secondary meaning”, para marcas en principio no registrables por descriptivas, genéricas o poco originales, pero que adquieren distintividad por el uso especial que les da su titular en el mercado.

• MARCAS DE CERTIFICACIÓN

Se complementa el capítulo de marcas colectivas con la inclusión de las marcas de certificación, señalando su regulación y ámbito de protección, así como ampliando los requisitos de deben contener las reglas de uso para este tipo de marcas.

• LEYENDAS Y FIGURAS NO RESERVABLES, NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE

Deja de ser necesario señalar las leyendas y figuras no reservables y la nacionalidad de los solicitantes de marcas, en los formatos de solicitud

• IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS

Se impone la obligación de incluir “específicamente” los productos o servicios a proteger con la marca, es decir, a partir de esta reforma los encabezados generales de las clases no serán aceptadas como descripción única.

• REGISTRO DE MARCA FE

Se incluye la prohibición de registro a marcas solicitadas de mala fe, es decir de aquellas marcas que buscan obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio del legítimo titular de la marca.

• PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE LA IMAGEN DE PERSONAS

Se da mayor protección a la imagen de las personas, al prohibir el registro como marca de la imagen, voz identificable, retrato y firma de las mismas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente.

• CARTAS DE CONSENTIMIENTO

Se reglamenta por primera vez el uso de cartas consentimiento, para la obtención de registros marcarios que antes se presentaban en la práctica cotidiana pero que ahora ya estarán en la Ley.

• PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

Se modifica el capítulo relativo al procedimiento de oposición, incluyendo un periodo de alegatos, obligando a la Autoridad a emitir una resolución en la oposición, fundada y  motivada.

• USO DE LA MARCA TAL Y COMO HA SIDO REGISTRADA

Se señala que las marcas deberán usarse “tal y como fueron registradas”, eliminando la posibilidad de usarlas con modificaciones que no alteraran el carácter distintivo.

• MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

Dentro del capítulo correspondiente a las Marcas Notoriamente Conocidas y Renombradas, se elimina la necesidad de tener que contar con un registro en México, que cubra los productos o servicios en los que la marca originó su fama o notoriedad, para poder solicitar que la misma sea declarada o estimada Notoria o Famosa.

Con  relación a los supuestos en los que procederá la nulidad de la declaratoria de fama o notoriedad, se han eliminado aquellos que referían a la falsedad de las pruebas en las que se sustente la declaratoria y cuando ésta se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.

• DECLARACIÓN DE USO

Se incluye la obligación del titular de una marca, de declarar el uso real y efectivo de su marca, al cumplirse tres años de su concesión, otorgando para ello un plazo de tres meses, de lo contrario el registro se considerará como caduco. Esta declaración de uso aislada, es por una sola vez ya que en lo sucesivo se mantiene la obligación de declarar el uso de la marca, pero como parte del trámite de renovación.

• PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDAD E INFRACCIÓN

En materia de procedimientos de declaración administrativa, las novedades que la reforma introduce  a la legislación vigente son:

Introduce como causales de nulidad las siguientes: Los registros obtenidos por el agente, representante, usuario o distribuidor del titular, o por cualquier otra persona que haya tenido relación directa o indirectamente con el titular. (artículo 151 – V) y los registros obtenidos de mala fe.  (artículo 151 . VI)

Introduce como infracción  administrativa:

– El uso como marca de los nombres de lugares de propiedad particular cuando se distingan por la producción de ciertos productos;

-El uso como marca de los nombres, apellidos, apelativos o pseudónimos de personas que hayan adquirido prestigio;

– El uso como marca de los nombres de obras literarias o artísticas, sus elementos y personajes;

– El uso como marcas de signos susceptibles de engañar o inducir  a error;  

– El uso como marca de denominaciones estimada o declaradas notorias o famosas