Cartas de Consentimiento: un análisis comparativo entre los sistemas de marcas de la UE y LATAM

Por Franco de Barba. Abogado y Agente Oficial de la Propiedad Industrial. 

El procedimiento de registro de una marca, predominante en países europeos, ha suprimido hace ya muchos años del examen que ha de efectuar la Oficina Marcas el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Conforme a este sistema, las prohibiciones relativas sólo serán examinadas cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro.

Desde una perspectiva procedimental, este sistema evita el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y finalmente, ganar en rapidez y eficacia, partiendo de la premisa de que la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro, es predominantemente público o general en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas. Estas son así calificadas precisamente porque protegen derechos privados y, en consecuencia, su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan de todas las garantías a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos.

Este sistema, más generalizado en el ámbito europeo, difiere del sistema que predomina en los países latinoamericanos y en EEUU donde se considera en general que, además de protegerse los intereses privados de los titulares de marcas, las prohibiciones relativas cumplen asimismo una función de interés público. De esta manera, una marca no solo constituye un monopolio exclusivo y excluyente a favor de su titular, para que éste pueda utilizarla de forma exclusiva, sino que desempeñan la función esencial de garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y constituya la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

Ello justifica, por tanto, que la Administración pueda aplicar de oficio las prohibiciones relativas, y no solo mediando oposición de terceros, lo que debiera limitar por tanto, la posibilidad de que los titulares de derechos invocados de oficio como motivos de denegación, puedan influir en un procedimiento de examen cuyo objetivo es además, proteger el interés público y por ende los derechos del consumidor.

En efecto, una de las estrategias que permite superar la citación de oficio de una marca anterior, es la aportación por parte del solicitante, de una carta de consentimiento, o acuerdo de coexistencia, mediante el cual el titular de los derechos anteriores autorice al solicitante de la marca neófita, registrar y utilizar la marca en el mercado, aunque a juicio del examinador sendos signos sean similares en riesgo de confusión. Ciertamente esta posibilidad pudiera colisionar con la filosofía que subyace detrás del ejercicio ex officio de las prohibiciones relativas por parte de la Administración, a no ser que medie un verdadero acuerdo de coexistencia que, por las condiciones impuestas al uso de la marca impugnada, permitan al examinador valorar el impacto que dicho uso pueda tener en el consumidor y concluir la ausencia de potenciales perjuicios a éste último.

En muchas ocasiones las oficinas de marcas, valorando cada caso particular de forma concreta, pueden aceptar una simple carta de consentimiento del titular de los derechos anteriores, para superar una objeción basada en prohibiciones relativas. En otros supuestos, como señalamos anteriormente, se exige un mayor compromiso de ambas partes al objeto de proteger los intereses del consumidor en un mercado cada vez mas complejo.

Conviene en este sentido hacer referencia a la sentencia de la Court of Customs and Patent Appeals de los EEUU (E.I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1362, 177 USPQ 563, 568 (C.C.P.A 1973), que consideró que “Cuando los que están más familiarizados con el uso en el mercado y más interesados ​​en evitar la confusión entran en acuerdos con el objeto de evitarlo (…) es difícil mantener una visión subjetiva de que la confusión ocurrirá cuando los directamente afectados dicen que no”.

En México, el criterio tanto del IMPI como de la Sala Especializada del TJFA fue, durante muchos años, que ni los convenios de coexistencia ni las cartas consentimiento eran aceptadas bajo el argumento de brindar de seguridad y certeza al público consumidor y de que dichos documentos ni siquiera se encontraban estipulados por la Ley de la Propiedad Industrial. Sin embargo, tras la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, publicada el pasado 18 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor el día 10 de agosto de 2018, se abre nuevamente esta posibilidad.

Por lo que respecta a la Comunidad Andina, en su decisión de fecha 11 de mayo de 2018 (TJCA, proceso 187-IP-2017), el Alto Tribunal recordó que tales acuerdos, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.

En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares: (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes: (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia

En todo caso, recuerda el Tribunal, que la suscripción de acuerdos privados, v.gr., cartas de consentimiento, no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaría, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.

Teniendo en cuenta que en la gran mayoría de países latinoamericanos predomina el criterio de que las prohibiciones relativas cumplen una función pública al proteger al consumidor de la confusión, los acuerdos que contienen poco más que el consentimiento del titular de un registro anterior al registro de una marca neófita y posiblemente una mera declaración de que el riesgo de confusión se considera improbable, suelen considerarse menos persuasivos que los acuerdos que detallan las razones particulares por las cuales las partes creen que no existe riesgo de confusión, especificando las medidas adoptadas de cara a evitarlo de forma efectiva en el mercado.