EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN EN MEXICO DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHO COMPARADO.

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Por Franco de Barba

fdebarba@merx-ip.com

 

El procedimiento de oposición permite que cualquier interesado pueda oponerse a la concesión de la marca durante el plazo establecido reglamentariamente a partir de la publicación de la misma. La diferente apreciación de la legitimación para ejercer este derecho según el país de que se trate, y la diferente naturaleza de los intereses en juego, aconseja considerar la legitimación activa de las prohibiciones absolutas y relativas de forma separada.

Tanto en España como en México, la legitimación activa para presentar oposiciones en base a prohibiciones absolutas de registro se interpreta de forma amplia. En efecto, la base de estas prohibiciones concierne la defensa del sistema competitivo, la protección de los consumidores y el orden público. Aún cuando el examen de las prohibiciones absolutas en la amplia mayoría de los países del mundo se realiza ex officio por parte de la Administración, la presentación de oposiciones sobre la base de las mismas obliga a la administración a determinar si la marca solicitada incurre en alguna de estas causales de denegación. Por ello, y por respeto al carácter contradictorio de este tipo de procedimientos, la autoridad debería notificar al solicitante del contenido de la oposición para que éste presente las oportunas alegaciones antes de que se emita una resolución sobre el fondo del asunto, todo ello en línea con el art. 21 del Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas.

Hay que señalar finalmente que en determinadas jurisdicciones, el procedimiento de oposición no contempla que este tipo de acciones pueda fundamentarse en prohibiciones absolutas, quedando reservado a las prohibiciones relativas. A modo de ejemplo, el Reglamento de Marca de la Unión Europea, contempla un examen ex officio de las prohibiciones absolutas de registro, y un procedimiento de observaciones de terceros, que no es equivalente a un procedimiento de oposición donde solo pueden invocarse prohibiciones relativas por parte de los titulares de tales derechos, que como oponentes se convierten en parte en el proceso de registro.

Precisamente, el sistema mexicano de oposiciones plantea ciertas particularidades, por lo que respecta a la base en la cual se fundamentan las prohibiciones relativas. ¿La defensa de los consumidores y el orden público o la protección de los intereses particulares? Esta cuestión, adquiere mayor interés en México al permitirse que cualquier tercero pueda interponer oposición en base a un derecho anterior, aunque no sea de su titularidad.

En términos generales, y basándonos en los diferentes sistemas de oposición ya existentes como el contemplado en el reglamento de marca europea o en la ley española de Marcas 17/2001, la oposición permite a los terceros participar en el proceso de registro de una marca, reforzando la labor de la administración en el examen de las prohibiciones de registro.

En España y la mayoría de los países de su entorno, la oposición permite a los oponentes participar en el procedimiento de registro como parte, y obliga a la administración a considerar las prohibiciones de registro esgrimidas en la oposición. La legitimación para la presentación de las prohibiciones absolutas se interpreta de modo amplio, por la naturaleza misma de los intereses que se protegen. Por el contrario, con respecto a las prohibiciones relativas, basadas en la protección de los intereses particulares, la legitimación activa recae en los titulares de los derechos anteriores que les sirven de base.

Ello nos lleva a la conclusión de que, en estas jurisdicciones, se ha producido una verdadera privatización del mecanismo de las prohibiciones relativas, al desaparecer el examen de oficio de las mismas.

Tal y como señala la exposición de motivos de la Ley de Marcas española, 17/2001 de 7 de diciembre, el sistema de oposición persigue “alinearse con los sistemas mayoritarios en nuestro entorno europeo y, en particular, con el sistema de marca comunitaria; evitar el planteamiento por la Administración de conflictos artificiales al señalar de oficio marcas anteriores cuando su titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud y, finalmente, ganar en rapidez y eficacia”.

El Prof. Dr. Fernández-Novoa (Manual de la Propiedad Industrial, segunda Edición, p. 519, Madrid: Marcial Pons) señala los aspectos negativos y positivos de la desaparición del examen ex officio de prohibiciones relativas. Como aspecto negativo invoca “la desaparición de la función tutelar de los consumidores frente al riesgo de confusi

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uncióde los consumidores frente al riesgo de confusin rapidez y eficacia” itular no tiene interde marca comunitaria; evitarón”. Por lo que respecta a su aspecto positivo señala que ello ha “eliminado un obstáculo artificioso que a veces dificultaba el registro de nuevas marcas. Este obstáculo, surgía precisamente cuando a pesar de que el titular de una marca anterior no se oponía al registro de una marca posterior, el Registro de la Propiedad Industrial denegaba la concesión aduciendo la existencia de un hipotético riesgo de confusión entre la marca posteriormente solicitada y una marca anterior”.

En México, el procedimiento de oposición articulado por la Ley de Propiedad Industrial de México tras las recientes modificaciones incorporadas en dicho cuerpo normativo, refuerza el examen ex officio, encomendando a “cualquier tercero” la alegación de estas prohibiciones.

El procedimiento articulado por la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana mantiene el examen de fondo realizado por la Autoridad, de las prohibiciones relativas y absolutas, permitiendo asimismo a cualquier interesado la posibilidad de presentar oposición a la concesión de la marca aduciendo como motivos de esta acción la existencia de las referidas prohibiciones.

El art. 120 de la referida Ley, delimita con gran amplitud la legitimación activa para entablar oposiciones, al disponer que éstas podrán ser presentadas por “Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley”. Todo ello en contraposición con lo dispuesto respecto de la acción de nulidad donde se exige un interés legítimo.

El examen ex officio mantiene vigente su peso tradicional. En efecto, el art. 120 de la referida Ley, si bien obliga al IMPI a realizar este examen una vez expirado el plazo de oposición y réplica, no le obliga a tener en cuenta esta fase “privada” del procedimiento, al señalar que la “oposición así como las manifestaciones del solicitante podrán ser consideradas por el Instituto durante el examen de fondo de la solicitud”. Llama la atención la utilización del verbo “podrán”. Asimismo, la ley rechazaque el oponente sea considerado parte o si quiera interesado en el proceso de registro.

En otras palabras, la autoridad está obligada a resolver la solicitud de marca concediéndola o denegándola, pero ¿no está obligada a resolver la oposición?. Queda por confirmar con las primeras decisiones que emita el IMPI, como se resuelve esta dicotomía y si resolverán conjuntamente con la concesión o denegación de la marca, los argumentos esgrimidos en el procedimiento de oposición, aún cuando no los considere pertinentes para el examen de fondo.

Ciertamente el sistema mexicano de oposiciones, se aleja de la concepción privatista de la base de las prohibiciones relativas, manteniendo la función tutelar de los intereses de los particulares como fundamento del riesgo de confusión. Ello se deduce de la propia redacción del art. 120 al rechazar al oponente como parte en el proceso de registro de la marca.

De igual manera, si bien reconoce el derecho del oponente a ser notificado de la resolución del expediente de marca, extiende la legitimación activa a cualquier persona, aunque no sea titular de los derechos que invoca, generando un obstáculo adicional al registro de nuevas marcas y descentralizando de esta manera la iniciativa particular.